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산업표준 제정과
특허권 및 반독점법적 고찰(2)


Ⅰ. 머리말
Ⅱ. 산업표준과 특허권
1. 산업표준의 종류 및 전략적 제휴
2. 법률적 문제점
Ⅲ. 특허권과 반독점권
1. 특허권의 행사와 반독점법의 적용 여부
2. 미국의「지식재산권 라이센싱에 대한 반독점 가이드라인」
3. 유럽연합의 반독점 적용
특허청 심사관
서천석
Ⅳ. 판례소개
1. Walker Process 판례의 원칙
2. Wang V. Mitsubishi 사건
Ⅴ. 맺음말

IV. 판례 소개

1. Walker Process 판례의 원칙

미연방대법원은 사위행위(fraud)에 의해 취득한 특허권을 타인에게 행사하는 것은 Sherman Act 제2조의 '약탈적 또는 반경쟁적 행위 및 고의성(specific intent)'에 대한 요건을 충족하는 것으로 판시하였다(Walker Process Equip. v. Food Machinery (1965)).
연방대법원에 뒤이어 CAFC도 1991년 Abbot 판결에서 사위행위에 의해 특허권을 취득하였다는 이유로 Sherman Act 제2조의 '독점의 시도' 규정의 위반으로 반독점소송을 제기하기 위해서는, 원고는 (1)특허권자가 '약탈적 또는 반경쟁적 행위'에 연루되었고, (2)독점을 위한 고의성이 있으며, (3)관련 시장에서 독점권을 획득할 위험성이 존재한다는 사실을 입증하여야 한다고 판시하였다.

2. Wang v. Mitsubishi 사건

특허소송의 항소심에 대해 전속관할권을 가지고 있는 CAFC는 1997년 특허권자의 행위로부터 법정실시권이 발생할 수 있다고 판시하였다. 이 사건에서 특허권자인 Wang 연구소는 컴퓨터 메모리칩 등의 산업표준을 개발하는 JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council)의 표준제정에 참여하였는데, 그 과정에서 보여준 자신의 행위로 인해 미쓰비시사에 무상으로 영구적인 법정실시권을 허여할 수밖에 없었다. (참고: JEDEC은 미전자산업협회(EIA; Electronics Industry Association)내의 기구로서, EIA는 ANSI의 표준제정 업무와 긴밀한 관계를 맺고 있다.)
Wang 연구소는 1개의 '패리티 체킹용' 예비 칩을 가진 9개의 메모리칩으로 구성된 'X9 모듈'이라 불리우는 64K급 SIMM(Single In-line Memory Modules) 관련 특허권을 가지고 있었는데, 이 중 2건에 대해 미쓰비시가 이를 침해하였다고 소송을 제기하였다. Wang은 이 발명을 1983년 9월 2일 특허출원하였고, 미특허청의 거절사정을 받은 후 계속출원제도를 통해 일부 보정 후 재출원하여 결국 1987년 4월 7일(특허번호 4,656,605) 및 1988년 2월 23일(특허번호 4,727,513) 각각 특허를 부여받았다.
1983년 6월 상기 특허의 발명자인 Clayton을 포함한 Wang 연구소 연구원들은 SIMM 기술에 관한 공개발표회를 개최하였다. Wang은 일본 반도체업체들이 SOIC(Small Outline Integrated Circuit)라고 알려진 포맷으로 256K급 칩을 장래에 출시할 것에 대비해 고지를 미리 선점하기 위해서 이번 발표회를 개최한 것이라고 그 목적을 설명하였다.
Clayton은 자기 회사(Wang)는 SIMM 모듈을 생산하지 않을 것이고, 그 대신 다른 업체들이 SIMM 모듈을 생산하는 것을 적극 장려하고 있으며, Wang은 이를 전적으로 구매할 계획이라고 밝혔다. 또한 많은 제조업체들이 이미 SIMM 모듈을 생산할 준비를 하고 있다는 점을 덧붙였다.
이 발표회에서 Wang 연구소는 『특허권 및 라이센싱』에 관하여 다음 3가지 중요한 사실을 언급하였다: 첫째, Wang은 SIMM에 대해 특허권을 취득할 의사가 없다. Clayton은 이에 부연하여 Wang의 법률팀이 단지 '패리티' 특징에 대한 특허 가능성을 조사하고 있을 뿐이라고 밝혔다. 둘째, Wang과 교섭하여 SIMM 모듈을 제조하는 업체들에 대해서는 라이센스 계약을 체결할 필요가 없다. 셋째, SIMM 제조업체는 이를 제3자에게 판매할 수 있다. 결론적으로 Wang은 다른 업체들이 판매하고, 충분한 이익을 얻으며, 시장규모가 충분히 확대된다면, 자신은 대량 생산에 따른 구매 원가의 절감이라는 이점을 얻을 수 있을 것이라고 하였다. 1983년 9월 Wang은 JEDEC에 SIMM을 제출하고 이를 산업표준으로 채택하도록 설득하였으며, 1986년 6월 JEDEC은 약 3년에 걸친 논란 끝에 결국 Wang의 SIMM 기술을 산업표준으로 채택하였다. 그러나 이 과정에서 Wang은 JEDEC에 자사의 특허권 획득 노력에 대해 일체 알리지 않았다.
SIMM 모듈 시장은 매우 크게 성장하였고 당초 약속대로 Wang은 제조업체들로부터 대량으로 이를 구매하였다. 한편 미쓰비시는 1983년 12월 Wang 연구소와 처음으로 접촉하였는데, 이때 Wang측은 설계도면과 기타 상세한 자료를 넘겨 주면서 SIMM의 생산에 참여해 달라고 요청하였다.
미쓰비시는 당장은 SIMM 생산을 개시하지 않았으나, 그 후 자기 회사가 256K DRAM 칩을 생산하기 시작하고 나서는 Wang의 64K SIMM 모듈과 유사한 칩에 256K SIMM을 조립하여 이를 Wang 및 다른 업체에 판매할 것을 계획하였다.
이를 위해 1985년 미쓰비시는 Wang측과 다시 접촉을 하였으며, 이때 Clayton은 미쓰비시가 제시한 설계를 자신의 원래 설계에 맞도록 약간 변경할 것을 요구하였고 미쓰비시는 이에 동의하였다. Wang의 SIMM이 산업표준으로 채택된 직후인 1987년 미쓰비시는 256K SIMM에 대한 대량생산을 개시하였고 Wang은 이를 구매하였다.
이 과정에서도 마찬가지로 Wang은 미쓰비시에 대해 특허권에 대한 사실은 물론 라이센스를 허여한다든지 또는 로얄티를 징수할 의도에 대한 언급은 전혀 하지 않았다.
1989년 12월 22일 Wang은 마침내 미쓰비시에 대해 자사의 특허권을 침해하였다는 경고장을 보냈으며, 1992년 6월 4일 특허권 침해소송을 제기하였다. 이에 미쓰비시는 지금까지 Wang측이 취해온 행위로부터 법정실시권(implied license)이 존재함을 확인해 달라는 취지의 반소를 제기하였다.
CAFC는 미쓰비시가 적극적으로 '법률적 금반언' 원칙에 의한 법정실시권의 존재를 주장하기 위해서는 다음 5가지를 입증해야 한다고 하였다: (1)Wang과 미쓰비시간에 어떤 '관계'가 존재한다는 사실, (2)그 관계내에서 Wang은 미쓰비시에 자신의 SIMM 발명을 사용할 권리를 허여하였다는 사실, (3)Wang은 그러한 권리허여에 대한 '귀중한 대가'를 받았다는 사실, (4)Wang은 미쓰비시가 법정실시권을 가지고 있다는 것을 불인정한다는 사실, 그리고 (5)Wang의 진술서와 행위로 미루어볼 때, Wang은 미쓰비시가 Wang의 특허발명을 제조, 사용 또는 판매하는 것에 동의하는 것으로 짐작되게 하였다는 사실 등이다. 이 중에서 항소심에서 당사자간에 다툼이 있었던 것은 세번째 사항인 '귀중한 대가'의 수수 여부에 관한 것이었다.
이 사건에서의 지방법원은 Wang이 다음 3가지의 혜택을 미쓰비시로부터 받았다고 판시하였으며, 항소심인 CAFC는 이를 지지하였다. (1)미쓰비시는 SIMM의 제조 및 판매에 동의함으로써 대량공급을 실현하였고 가격하락의 견인차 역할을 하였는데, 이는 SIMM의 구매자인 Wang에게는 커다란 혜택으로 작용하였다. (2)미쓰비시는 SIMM을 Wang 이외의 업체에 판매해도 된다는 Wang측의 1983년 6월 발표회에서의 설명에 따라 Wang에 납품하는 SIMM 제품은 주문형 제품이 아니라고 생각했기 때문에, SIMM 모듈의 개발 및 생산장비 구축에 들어간 비용을 Wang측에 부담시키지 않고 전액을 떠안았다. 그리고 (3)미쓰비시는 Wang이 원하는 바대로 SIMM 설계를 변경하였다. CAFC는 또한 미쓰비시의 생산 참여로 인하여 SIMM 시장은 수십억 달러 규모의 시장으로 성장하였고 가격은 하락하였으며, 결과적으로 Wang의 SIMM 기술이 산업표준으로 채택된 것인데, 이 것 역시 Wang에게는 '귀중한 대가'를 부여한 것에 해당한다고 보았다.
이러한 '법률적 금반언'에 의한 법정실시권의 예를 한 가지 들면 다음과 같다. 1968년 사건인 AMP v. U.S.에서 특허권자(AMP)는 미국정부(U.S.)에 자신이 개발한 기술적 아이디어를 라이센스해주고 이에 대해 대가를 지급받았으며 이 아이디어는 그 후 특허로 등록되었다.
그런데 특허권자는 자신의 특허발명의 범위를 포함하고 있는 선행특허가 존재하는 사실을 발견하고는 그 선행특허권을 사들였다. 그리고 나서 이 선행특허에 근거하여 미국정부를 상대로 그 선행특허권에 대한 침해소송을 제기하였다. 이에 대해 법원은 법률적 금반언 원칙을 적용하여, 비록 나중에 획득하였지만 이미 존재하고 있었던 선행특허권에 대해서 미국정부는 법정실시권을 가지는 것으로 보아야 한다고 판시하였다.
Wang 법원은 이 사건에 '형평성에 의한 금반언'의 원칙도 적용가능하다고 하면서 이를 위해서는 다음 4가지 요건을 충족하여야 한다고 하였다. (1)침해자가 특허권의 존재를 알고 있을 것, (2)특허권자는 그 침해자의 침해행위에 대해 이의를 제기할 것, (3)특허권자는 침해행위가 시작된 지 한참 지날 때까지 권리구제를 추구하지 않았을 것, (4)이에 따라 침해자로 하여금 특허권자가 아무런 수단도 강구하지 않을 것으로 오인하게 하였을 것 등이다. 그러나 동 법원은 이 사건에서 '오인하게 만든 행위'는 입증되지 않았기 때문에 '형평성에 의한 금반언' 원칙에 따른 법정실시권은 인정할 수 없다고 판시하였다.
결론적으로 CAFC는 Wang과 미쓰비시간에 이루어졌던 6년간의 관계로부터 미쓰비시는 Wang의 특허제품을 생산하고 판매할 수 있는 무상의 영구적인 허락을 얻은 것으로 추론될 수 있다고 한 것이다.

V. 맺음말

지구촌에 걸쳐 정보화 기반이 구축되고 있는 오늘날 산업의 표준화는 무엇보다 중요하다. 우리나라도 산업표준화의 중요성을 일찍부터 인식하여 미국이 표준화에 관한 법을 제정한 것보다 8년 먼저 그것도 헌법에 '국가표준제도'라는 조항을 삽입한 바 있다. "국가는 국가표준제도를 확립한다" (헌법 제127조 제2항).
미국은 1992년 클린턴 대통령의 등장과 함께 NII(National Information Infrastructure; 국가정보기반)의 구축을 추진하면서 '산업표준화정책'을 '정보통신산업진입장벽해제정책'과 더불어 2대 과제로 채택하였다. 한 연구기관의 조사결과에 따르면, 대부분의 표준제정 콘소시움의 표준개발 소요비용은 대략 25,000 불 내지 3백만 불 수준에 불과하지만 표준화의 경제적 효과는 수십억 불 이상이라고 한다. 그러나 미국 정부는 표준화의 중요성은 인정하더라도 반독점적 표준제정의 행태를 감시하기 위하여 최근 『기술이전 및 향상에 관한 법률(1996)』을 제정하였는데, 동 법률에 따르면 미국의 NIST (National Institute of Standards and Technology)는 사적, 공동체적 기관에 의해 개발 및 채택된 산업표준들과 연방정부 또는 공인기관에서 제정된 표준들을 비교·분석하는 책임을 맡고 있다. 다만 『공동연구 및 생산에 관한 법률(1993)』(『공동연구에 관한 법률(1984)』을 대체한 법률임)에 의해, 표준개발과 같은 행위들은 반독점법의 적용을 받을 위험에서 면책받을 수 있게 되었다는 점에서 커다란 의의를 가지고 있다.
우리나라도 적은 비용을 투입하여 엄청난 산업발전의 효과를 거둘 수 있는 산업표준화의 중요성을 깨달아 표준화에 관한 주무부처인 산업자원부를 중심으로 지난 1995년 12월부터 2000년 10월까지 1,800건의 정보산업표준화사업을 추진중에 있으며, 또한 지난 1996년부터 오는 2000년까지 전자상거래 분야를 포함하여 600건의 자본재산업표준화사업을 추진하고 있다.
향후 산업표준을 개발하고 제정하는 활동에 참여하는 기업들은 Dell 사건이나 Wang 사건에서 특허권자가 저지른 어리석음을 범하지 않도록 각별한 주의를 기울일 필요가 있으며, 우리도 이번 기회에 미국의 『공동연구 및 생산에 관한 법률(1993)』과 같은 취지의 법률을 확립함으로써, 관련 업계가 국내외의 반독점에 관한 법률의 적용 위험에서 벗어나 적극적으로 산업표준 제정활동에 동참할 수 있도록 하여야 할 것이다.


경제상식

-기한부 어음 Usance bill-

일람출급어음에 대칭되는 것으로 일람 후 30, 60, 90, 120일과 같은 식으로 지불기간이 정해진 어음. 약속어음이든 환어음이든 지불기간이 정해져 있는 것이 기한부 어음이다. 외환어음의 경우는 일람출급 환어음에 대해 외환은행이 신용을 공여한 뒤 일정기간 지불을 연기하는 수가 있다. 이것을 유전스라고 한다. 이 유전스가 붙은 외환어음의 시세는 일람출급 환어음 시세에 비해 기한까지의 이자 상당분만 다르다. 기한부 어음을 이용하면 사들인 상품을 팔아서 그 대금으로 어음의 결제를 할 수 있어 편리하다. 수입환에 유전스가 붙여지는 것을 수입유전스, 수출환에 유전스가 붙여지는 것을 수출유전스라고 한다.